A marca é um sinal distintivo cuja função principal é distinguir e individualizar no mercado os produtos ou serviços de um empresário perante os produtos ou serviços oferecidos por seus concorrentes. Cumpre também uma importante função publicitária e de consolidação de sua reputação. Os sinais distintivos, especialmente as marcas, constituem um instrumento eficaz e necessário tanto para a política empresarial como para a proteção dos consumidores.

Na hora de lançar no mercado espanhol um produto ou um serviço identificado por uma marca é necessário comprova se:

1. A marca está livre para ser usada;

2. A marca está livre para ser registrada; e

3. A marca não tem conotações negativas, isto é, é comercialmente adequada.

Antes da comercialização é conveniente verificar se não existe uma marca idêntica ou similar previamente registrada para distinguir produtos idênticos ou similares aos que se pretende utilzar, visto que isso poderia impedir o uso do signo nesse território.

Uma vez comprovado que não estão sendo violados direitos anteriores de terceiros, podem-se considerar as diferentes vias para conseguir o registro com o fim de garantir direitos exclusivos e poder assim impedir que outras empresas utilizem a marca. Para obtenção do registro também será necessário comprovar que a marca não é genérica, enganosa, descritiva ou contrária à ordem pública.

Desde abril de 1996 os sistemas através dos quais se pode obter um registro na Espanha são os seguintes:

– Sistema nacional

– Sistema internacional: Acordo de Madri / Protocolo de Madri

– Marca comunitária

Marca nacional

Seu registro é concedido pelo Departamento Espanhol de Patentes e Marcas (OEPM). Estas marcas podem ser constituídas por um grande número de sinais suscetíveis de representação gráfica, entre os quais cabe mencionar: palavras, nomes e sobrenomes, firmas, números e suas combinações, slogans, desenhos, cores e formas tridimensionais, incluindo embalagens e envoltórios.

Desde a entrada em vigor da Lei 17/2001, de 7 de dezembro , de Marcas, em 31 de julho de 2002, o Departamento Espanhol se limita a examinar oficialmente se a marca incorre em alguma proibição absoluta de registro (verifica principalmente que o sinal não seja genérico, enganoso, descritivo, contrário à ordem pública) suprimindo o exame de proibições relativas; ou seja, a existência de marcas idênticas ou similares registradas em relação a produtos ou serviços idênticos ou similares, com respeito aos quais possa existir um risco de confusão. As proibições relativas somente serão examinadas quando os titulares de sinais prioritários apresentarem a correspondente oposição à solicitação de marca apresentada.

Atendendo ao anterior, o OEPM não negará oficialmente aquelas marcas que incorram nas citadas proibições relativas, porem realizará uma busca informática a fim de comunicar sua solicitação para efeitos informativos, aos titulares de sinais anteriores idênticos ou parecidos que pudessem ter interesse em opor-se àquelas.

Embora nestes dois anos tenhamos visto significativos avanços quanto à aproximação dos critérios com os sistemas majoritários de nosso entorno concedendo-se, entre outras novidades, maior proteção às marcas notórias e de alto renome, fica pendente o sistema de solicitação on-line expressamente previsto pela Disposição Adicional oitava da Lei de Marcas.

O registro de marca é concedido por um prazo de 10 anos, prorrogável ilimitadamente por períodos de idêntica duração, não obstante, o registro poderá caducar se a marca não for renovada, se não for objeto de uso real e efetivo durante um prazo ininterrupto de cinco anos, ou o signo se tornar genérico ou enganoso para os produtos ou serviços que distingue.

Sistema internacional

O chamado “Sistema Internacional” está integrado pelo Acordo de Madri de 1891 e o Protocolo concernente ao Acordo de Madrid de 1989, administrados ambos pela Organização Mundial da propriedade Industrial (OMPI), com sede em Genebra.

É necessário precisar que embora se denomine “sistema internacional” não o é em sentido estrito, mas sim um sistema no qual os trâmites administrativos estão unificados e mediante o qual, em definitivo, o que se obtém é uma pluralidade de registros nacionais.

O solicitante terá que designar os países onde deseja obter proteção e que, obviamente, deverão ter ratificado, seja o Acordo, seja o Protocolo, dependendo do convênio com base no qual a solicitação será tramitada. Posteriormente, a OMPI notificará os Departamentos nacionais dos países designados e, se no prazo de um ano (no caso do Acordo) ou de 18 meses (no caso do Protocolo) tais escritórios não se opuserem ao registro baseando-se em seu direito nacional, a marca será registrada.

Não se trata de um sistema aberto, uma vez que somente estão legitimadas a atuar através dele aquelas pessoas físicas ou jurídicas que tiverem um vínculo (por sua nacionalidade, domicílio ou estabelecimento real e efetivo) com um Estado que seja parte num ou em ambos tratados citados, podendo, sobre a base de um registro ou solicitação no Departamento de marcas de determinado Estado, obter um registro internacional que seja efetivo em todos ou em alguns dos países da União de Madri.

Constitui um significativo avanço a incorporação do espanhol como novo idioma de tramitação das solicitações de marcas no Sistema de Registro Internacional, a qual entrou em vigor em 1º de abril de 2004.

A equiparação do espanhol ao inglês e ao francês (até agora, os únicos idiomas de procedimento reconhecidos) potencializará, sem dúvida, o intercâmbio das relações comerciais, tanto desde a perspectiva da internacionalização das empresas espanholas no exterior como com respeito da atração das atividades empresariais internacionais para os mercados espanhóis.

Tal iniciativa facilitará, também, a adesão ao sistema de registro internacional de marcas dos países ibero-americanos, que poderão apresentar e tramitar em seu idioma solicitações de marcas internacionais, reduzindo custos e ganhando em facilidade de tramitação.

Entre as últimas incorporações ao Sistema de Madri, temos que destacar a dos EE.UU., em 2 de novembro de 2003 e a da União Européia, que em 1º deoutubro de 2004 formalizou sua adesão ao Protocolo.

A adesão da UE ao Protocolo de Madri resultou na primeira adesão da UE aum tratado da OMPI na qualidade de um órgão regional. Tal adesão possui uma extraordinária importância pois, sem dúvida, fomentará o desenvolvimento das atividades econômicas, beneficiará a concorrência e incrementará o grau de integração e funcionamento do mercado interior.

Marca comunitária

A principal característica da marca comunitária é seu caráter unitário. Através de um único procedimento e de um único registro, seu titular obtém proteção de registro em todo o território da União Européia, que, desde 1º de maio de 2004, com a adesão de Estônia, Letônia, Lituânia, República Checa, Eslováquia, Eslovênia, Polônia, Hungria, Malta e Chipre, abrange 25 Estados.

A marca comunitária cobre, através de um registro único, um mercado de aproximadamente 500 milhões de consumidores.

É importante mencionar que a marca comunitária não substitui os direitos de marcas dos Estados membros. Os sistemas nacional, internacional e a marca comunitária podem co-existir e, em alguns casos, complementar-se.

A marca comunitária permite, através de uma única solicitação e de um único trâmite, obter um registro único que concede proteção direta em todos os países membros da União Européia. Portanto, o empresário que desejar comercializar seus produtos ou prestar seus serviços na Europa, em lugar de ter que apresentar uma solicitação em cada um dos países onde pretende sua comercialização, pode obter um registro comunitário que lhe outorga direitos exclusivos sobre a marca nos 25 Estados da União.

É também destacável que a marca comunitária é um sistema aberto a praticamente todas as empresas do mundo, uma vez que estão legitimadas todas aquelas que tiverem um domicílio ou estabelecimento na União Européia ou em um país signatário do Convênio de Paris ou que tenham seu domicílio num país membro da Organização Mundial do Comércio.

A marca comunitária é administrada pelo Departamento de Harmonização do Mercado Interior (OAMI), com sede na cidade de Alicante (Espanha). As solicitações de marca comunitária podem ser apresentadas em qualquer dos 20 idiomas oficiais da União Européia, embora o solicitante deva designar, em todo caso, um segundo idioma dentre os cinco oficiais da OAMI (alemão, espanhol, inglês, italiano e francês); o qual poderá converter-se no idioma do procedimento no caso de ações de oposição, caducidade ou nulidade.

A OAMI somente examina as marcas com base nos chamados motivos de denegação absolutos (ou seja , verifica principalmente se não se trata de marca descritiva, genérica ou enganosa em qualquer dos países da União Européia). Entretanto, não examina oficialmente as solicitações atendendo os motivos de denegação relativos, isto é, não nega o registro porque existem marcas registradas anteriormente na União Européia, dependendo, portanto, dos titulares desses registros a apresentação das correspondentes oposições, que serão esclarecidas perante a OAMI. É importante ressaltar que na União Européia existem mais de 4 milhões de marcas, pelo qual em algumas ocasiões não resulta fácil encontrar uma marca livre para ser usada e registrada como marca comunitária.

A principal conseqüência da ampliação do Sistema da Marca Comunitária com a adesão dos Estados Membros anteriormente citados é a extensão automática a todo o território da Comunidade ampliada das marcas comunitárias registradas ou solicitadas anteriormente ao 1º de maio de 2004, sem necessidade de efetuar qualquer trâmite nem de pagar taxa adicional alguma.

Embora não caiba a possibilidade de impugnar a validade das marcas comunitárias ampliadas por motivos de denegação absoluta (por exemplo, porque a marca resultou descritiva em húngaro), estuda-se a possibilidade de limitar o uso da marca comunitária no território dos novos Estados Membros, sempre que existam titulares de direitos anteriores registrados, solicitados ou adquiridos de boa-fé antes da data de adesão do Estado membro, e que isso seja possível de acordo com a legislação nacional correspondente.

Da mesma forma, tal como exposto anteriormente, a recente adesão da União Européia ao Protocolo de Madri permite vincular a tramitação de uma solicitação de marca comunitária com o Sistema de Registro Internacional de Marcas, permitindo a qualquer cidadão ou pessoa radicada num Estado da União Européia proteger suas marcas como Marca Comunitária e também nos Estados membros do Protocolo mediante o depósito de sua solicitação em Genebra. Do mesmo modo, os solicitantes ou titulares de marcas comunitárias poderão estender a proteção das mesmas a todos os Estados membros do Protocolo.

Outra grande vantagem da marca comunitária é que não se exige prova de seu uso para a obtenção do registro, sendo o uso da marca num só país da União Européia suficiente para manter a validade da mesma.

O registro é concedido por um período de 10 anos prorrogáveis por prazos idênticos, estando tal renovação sujeita ao pagamento da taxa correspondente.

A marca comunitária confere ao seu titular em todo o território da União Européia o direito de impedir a terceiros a utilização daquela sem seu consentimento, assim como a de signos idênticos ou similares que possam vir a gerar um risco de confusão entre os consumidores. É muito importante mencionar que, em caso de violação, cabe a possibilidade de sancionar atos realizados em qualquer Estado da União Européia. As questões sobre violação de marca comunitária são de competência dos Tribunais nacionais de Marca Comunitária, designados por cada Estado.

Neste sentido, temos que referir-nos à Lei Orgânica 8/2003, de 9 de julho, para a Reforma Concursal, pela qual se modifica a Lei Orgânica 6/1985, de 1º de julho, do Poder Judicial, a qual designa os tribunais mercantis e a seção correspondente da Audiência Provincial de Alicante como tribunais competentes para tratar dos temas das marcas comunitárias na Espanha, em primeira e segunda instância, respectivamente, estendendo sua jurisdição, para estes fins, a todo o território nacional.