La marca es un signo distintivo cuya función principal es distinguir e individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario frente a los productos o servicios ofrecidos por sus competidores. Cumple además una importante función publicitaria y de consolidación de su reputación. Los signos distintivos, especialmente las marcas, constituyen un instrumento eficaz y necesario tanto para la política empresarial como para la protección de los consumidores.

A la hora de lanzar en el mercado español un producto o un servicio identificado por una marca es necesario comprobar que:

1. La marca está libre para ser usada;

2. La marca está libre para ser registrada; y

3. La marca no tiene connotaciones negativas, es decir, es comercialmente adecuada.

Antes de la comercialización es conveniente verificar que no existe una marca idéntica o similar previamente registrada para distinguir productos idénticos o similares a los nuestros, ya que ello podría impedirnos el uso del signo en ese territorio.

Una vez comprobado que no se están violando derechos anteriores de terceros, se pueden considerar las distintas vías para conseguir el registro con el fin de asegurar derechos exclusivos y poder así impedir que otras empresas utilicen la marca. Para la obtención del registro también será necesario comprobar que la marca no es genérica, engañosa, descriptiva o contraria al orden público.

Desde abril de 1996 los sistemas a través de los cuales se puede obtener un registro con eficacia en España son los siguientes:

– Sistema nacional
– Sistema internacional: Arreglo de Madrid / Protocolo de Madrid
– Marca comunitaria

1. Marca nacional

Su registro lo concede la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Estas marcas pueden estar constituidas por un gran número de signos susceptibles de representación gráfica, entre los que cabe señalar: palabras, nombres y apellidos, firmas, cifras y sus combinaciones, eslóganes, dibujos, colores y formas tridimensionales, incluidos envases y envoltorios.

Desde la entrada en vigor de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, el 31 de julio de 2002, la Oficina Española se limita a examinar de oficio si la marca incurre en alguna prohibición absoluta de registro (verifica principalmente que el signo no sea genérico, engañoso, descriptivo, contrario al orden público) suprimiéndose el examen de prohibiciones relativas; es decir, la existencia de marcas idénticas o similares registradas en relación con productos o servicios idénticos o similares, respecto a los que pueda existir un riesgo de confusión. Dichas prohibiciones relativas sólo serán examinadas cuando los titulares de signos prioritarios presenten la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada.

Atendiendo a lo anterior, la OEPM no denegará de oficio aquellas marcas que incurran en las citadas prohibiciones relativas, pero realizará una búsqueda informática a fin de comunicar su solicitud, a efectos informativos, a los titulares de signos anteriores idénticos o parecidos que pudieran tener interés en oponerse a aquéllas.

Si bien en estos dos años hemos visto significativos avances en cuanto a la aproximación de los criterios con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno otorgándose, entre otras novedades, mayor protección a las marcas notorias y renombradas, queda pendiente el sistema de solicitud on-line expresamente previsto por la Disposición Adicional octava de la Ley de Marcas.

El registro de marca se concede por un plazo de 10 años, prorrogable ilimitadamente por períodos de idéntica duración, no obstante, el registro podrá caducar si la marca no es renovada, si no es objeto de uso real y efectivo durante un plazo ininterrumpido de cinco años, o el signo deviene genérico o engañoso para los productos o servicios que distingue.

2. Sistema internacional

El llamado "Sistema Internacional" está integrado por el Arreglo de Madrid de 1891 y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 1989, administrados ambos por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), con sede en Ginebra.

Es necesario precisar que aunque se denomine "sistema internacional" no lo es en sentido estricto, sino que es simplemente un sistema en el que los trámites administrativos están unificados y mediante el cual, en definitiva, lo que se obtiene es una pluralidad de registros nacionales.

El solicitante tendrá que designar los países donde desea obtener protección y que, obviamente, deberán haber ratificado, bien el Arreglo, bien el Protocolo, dependiendo del convenio con base en el cual la solicitud será tramitada. Posteriormente, la OMPI notificará a las Oficinas nacionales de los países designados y, si en el plazo de un año (en el caso del Arreglo) o de 18 meses (en el caso del Protocolo) dichas oficinas no se oponen al registro basándose en su derecho nacional, la marca será registrada.

No se trata de un sistema abierto, puesto que sólo están legitimadas aquellas personas físicas o jurídicas que tengan un vínculo (por su nacionalidad, domicilio o establecimiento real y efectivo) con un Estado que sea parte en uno o ambos de los tratados citados, pudiendo, sobre la base de un registro o solicitud en la Oficina de marcas de dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en todos o algunos de los países de la Unión de Madrid.

Constituye un significativo avance la incorporación del español como nuevo idioma de tramitación de las solicitudes de marcas en el Sistema de Registro Internacional, la cual entró en vigor el 1 de abril de 2004.

La equiparación del español al inglés y al francés (hasta ahora, los únicos idiomas de procedimiento reconocidos) potenciará, sin duda, el intercambio de las relaciones comerciales, tanto desde la perspectiva de la internacionalización de las empresas españolas en el exterior como respecto de la atracción de las actividades empresariales internacionales a los mercados españoles.

Dicha iniciativa facilitará también la adhesión al sistema de registro internacional de marcas de los países iberoamericanos, que podrán presentar y tramitar en su idioma las solicitudes de marcas internacionales, reduciendo costes y ganando en facilidad de tramitación.

Entre las últimas incorporaciones al Sistema de Madrid, hemos de destacar la de los EE.UU., el pasado 2 de noviembre de 2003 y la de la Unión Europea, que el pasado 1 de octubre de 2004 formalizó su adhesión al Protocolo.

La adhesión de la UE al Protocolo de Madrid ha supuesto la primera adhesión de la UE a un tratado de la OMPI en calidad de un órgano regional. Dicha adhesión posee una extraordinaria importancia pues, sin duda, fomentará el desarrollo de las actividades económicas, beneficiará la competencia e incrementará el grado de integración y funcionamiento del mercado interior.

3. Marca comunitaria

La principal característica de la marca comunitaria es su carácter unitario.A través de un solo procedimiento y de un solo registro, su titular obtiene protección registral en todo el territorio de la Unión Europea, que, desde el 1 de mayo de 2004, con la adhesión de Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, Hungría, Malta y Chipre, abarca 25 Estados.

La marca comunitaria cubre, a través de un registro único, un mercado de aproximadamente 500 millones de consumidores.

Es importante mencionar que la marca comunitaria no sustituye los derechos de marcas de los Estados miembros. Los sistemas nacional, internacional y la marca comunitaria pueden coexistir y, en algunos casos, complementarse.

La marca comunitaria permite, a través de una sola solicitud y de un solo trámite, obtener un registro único que concede protección directa en todos los países miembros de la Unión Europea. Por tanto, el empresario que desee comercializar sus productos o prestar sus servicios en Europa, en lugar de tener que presentar una solicitud en cada uno de los países donde pretende su comercialización, puede obtener un registro comunitario que le otorga derechos exclusivos sobre la marca en los 25 Estados de la Unión.

Es, asimismo destacable, que la marca comunitaria es un sistema abierto a prácticamente todas las empresas del mundo, ya que están legitimadas todas aquellas que tengan un domicilio o establecimiento en la Unión Europea o en un país signatario del Convenio de París o que tengan su domicilio en un país miembro de la Organización Mundial del Comercio.

La marca comunitaria es administrada por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en la ciudad de Alicante (España). Las solicitudes de marca comunitaria pueden presentarse en cualquiera de los 20 idiomas oficiales de la Unión Europea, si bien el solicitante debe designar, en todo caso, un segundo idioma de entre los cinco oficiales de la OAMI (alemán, español, inglés, italiano y francés); el cual podrá convertirse en el idioma del procedimiento en el caso de acciones de oposición, caducidad o nulidad.

La OAMI sólo examina las marcas con base en los llamados motivos de denegación absolutos (es decir, verificar principalmente que la marca no es descriptiva, genérica o engañosa en cualquiera de los países de la Unión Europea). No examina de oficio, sin embargo, las solicitudes atendiendo a los motivos de denegación relativos, es decir, no deniega el registro porque existan marcas registradas anteriormente en la Unión Europea, dependiendo, por tanto, de los titulares de esos registros la presentación de las correspondientes oposiciones, que se dilucidarán asimismo ante la OAMI. Resulta destacable señalar que en la Unión Europea existen más de 4 millones de marcas, por lo que en ocasiones no resulta sencillo encontrar una marca libre para ser usada y registrada como marca comunitaria.

La principal consecuencia de la ampliación del Sistema de la Marca Comunitaria con la adhesión de los Estados Miembros antes citados es la extensión automática a todo el territorio de la Comunidad ampliada de las marcas comunitarias registradas o solicitadas con anterioridad al 1 de mayo de 2004, sin necesidad de efectuar ningún trámite ni de pagar tasa adicional alguna.

Si bien no cabe la posibilidad de impugnar la validez de las marcas comunitarias ampliadas por motivos de denegación absolutos (por ejemplo, porque la marca resulte descriptiva en húngaro), se contempla la posibilidad de limitar el uso de la marca comunitaria en el territorio de los nuevos Estados Miembros, siempre que existan titulares de derechos anteriores registrados, solicitados o adquiridos de buena fe antes de la fecha de adhesión del Estado miembro, y ello sea posible de acuerdo con la legislación nacional correspondiente.

Asimismo, tal como exponíamos en el apartado anterior, la reciente adhesión de la Unión Europea al Protocolo de Madrid permite vincular la tramitación de una solicitud de marca comunitaria con el Sistema de Registro Internacional de Marcas, permitiendo a cualquier ciudadano o persona radicada en un Estado de la Unión Europea proteger sus marcas como Marca Comunitaria y además en los Estados miembros del Protocolo mediante el depósito de su solicitud en Ginebra.Asimismo, los solicitantes o titulares de marcas comunitarias podrán extender la protección de éstas a todos los Estados miembros de dicho Protocolo.

Otra gran ventaja de la marca comunitaria es que no se exige prueba de su uso para la obtención del registro, siendo el uso de la marca en un solo país de la Unión Europea suficiente para mantener la validez de la misma.

El registro se concede por espacio de 10 años prorrogables por plazos idénticos, estando dicha renovación sujeta al pago de la tasa correspondiente.

La marca comunitaria confiere a su titular en todo el territorio de la Unión Europea el derecho de impedir a terceros la utilización de aquélla sin su consentimiento, así como la de signos idénticos o similares que pudieran generar un riesgo de confusión entre los consumidores. Es muy importante mencionar que, en caso de violación, cabe la posibilidad de sancionar actos realizados en cualquier Estado de la Unión Europea. Las cuestiones sobre violación de marca comunitaria corresponden a los Tribunales nacionales de Marca Comunitaria, designados por cada Estado.

En este sentido, hemos de aludir a la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la cual designa a los juzgados de lo mercantil y a la sección correspondiente de la Audiencia Provincial de Alicante como tribunales de marcas comunitarias en España, en primera y segunda instancia, respectivamente, extendiendo su jurisdicción, a estos efectos, a todo el territorio nacional.